Avv. Fulvio Graziotto
La revoca del brevetto europeo non comporta l'automatica perdita di efficacia di quello italiano
L'accoglimento dell'opposizione al brevetto europeo non implica l'automatica perdita di efficacia del brevetto italiano, che costituisce un titolo autonomo, la cui validità va autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall'invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano.
L'accoglimento dell'opposizione al brevetto europeo non implica l'automatica perdita di efficacia del brevetto italiano, che costituisce un titolo autonomo, la cui validità va autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall'invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano.
Il brevetto europeo, risolvendosi in una sommatoria dei brevetti nazionali, non sottrae il giudice dall'obbligo di fare applicazione della normativa interna al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo.
Il caso oggetto di decisione riguardava un brevetto europeo revocato per mancanza dei requisiti di brevettabilità.
La sezione specializzata in materia di impresa della Corte di Appello aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di nullità del brevetto italiano, e della frazione nazionale del corrispondente brevetto europeo.
Il Giudice di appello aveva ritenuto che «la revoca di un brevetto europeo concesso, comportasse la cessazione della materia del contendere sia avuto riguardo alla frazione italiana del su menzionato brevetto europeo, sia del brevetto italiano relativo alla medesima invenzione, stante il cumulo di protezioni e che tale conclusione non fosse messa in discussione dalla pendenza della richiesta di revisione della decisione E.P.O. atteso che, ai sensi dell'art. 112. a della Convenzione sul brevetto europeo detta richiesta non ha effetto sospensivo».
La società proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e la Suprema Corte lo ha accolto.
In particolare, il Collegio ha rilevato che la pronuncia, di elaborazione giurisprudenziale, di cessazione della materia del contendere, presuppone che sia venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale proposta, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, mentre nel caso di specie la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto la sussistenza di tale situazione.
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Graziotto IP
- Cass. 16949/2016
- Cass. 6617/2012
- Cass. 2155/2012
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale
Vigente al: 03-11-2019
Art. 59 - Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni
1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario;
c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo , o il brevetto europeo con effetto unitario, venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.
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